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如何应对商标在海外被抢注?
浏览次数:550  作者:深圳明新知识产权  发布时间:2020-09-08 06:33:09  分享到:


一、案情回顾

 

 



Supreme是一个美国服饰品牌,也是在全球范围内具有较高知名度和影响力的潮牌之一。最初,虽然Supreme在很多国家都有销售渠道,但它在很多国家都没有申请注册商标,这就给他人抢注商标提供了可乘之机。例如,意大利International Brand Firm(以下简称IBF)在意大利抢注了“Supreme Italia”商标,随后,在中国、西班牙等其他国家,该公司或者该公司的关联公司也陆续申请注册了“Supreme”“Supreme Italia”“Supreme Spain”等商标。由于使用了“Supreme”商标,且该公司生产销售的产品与Supreme的正牌产品在设计上和包装上都十分相似,公众误以为该公司销售的产品就是Supreme的正牌产品。


因此,Supreme在各国内提起了一系列诉讼,申请撤销IBF抢注的商标。虽然目前在多国IBF抢注的商标已经被撤销,但IBF的仿冒品仍旧留存于市场上,这对Supreme在各国的产品销售及市场竞争无疑是一个阻碍。


不只是国外品牌在国内有被抢注的现象,许多国内品牌在国外也曾有同样商标被抢注的经历。例如,“恰恰”、“五粮液”、海信等知名品牌都曾遭遇国海外抢注,因此也产生了一系列跨国维权活动。


二、商标海外抢注的后果

标具有地域性的特点,也就是说商标注册后,其效力仅限于申请注册的国家或者区域。如果要在不同国家获得商标权,那么就需要在不同国家分别申请注册商标。这也就是为什么商标海外抢注现象频繁发生的原因。


1.大多数企业只有在意图进军海外市场时才会考虑在海外申请注册商标,有些人就会凭借这一点抢先注册商标,阻碍真正的商标权利人对商标权利的行使。

2.另一种经常出现的情况是,有些抢注商标的人并非要使用商标,而是等商标权利人自己发现商标被抢注后,与其协议,以高价转让抢注的商标权。这类商标抢注者利用撤销商标或者申请商标无效耗费的时间长这一弱点,以转让商标的形式谋取暴利。

3.有些商标抢注者是为了攀附商标权利人的知名度和声誉,通过使用抢注的商标开展自己的业务,抢占海外市场,据此要求商标权利人给付一定的销售提成或者市场控制权,来换取抢注商标的使用权。

4.还有一种可能是,为了阻止商标权利人进入海外市场,某些个人或者企业会选择抢注商标的方式以压制企业在海外开展业务。例如,2005年,西门子公司在德国抢注我国“海信”商标,目的是为了阻止海信公司进军德国市场。


三、商标海外抢注预警及打击

对于商标海外抢注的应对措施,从源头上来看,个人或企业通过委托海外商标代理机构定期监测的方式,防止商标在海外被他人恶意抢注。一旦发现有抢注商标的情况,企业就能及时获知信息,并采取相应的措施防止损害的进一步扩大。而采取什么样的应对措施,则要视抢注商标的状态而定。

1.当商标已经被公告但尚未获得注册时,商标权利人可以提出异议。一般而言,主要具备充分的理由,或者商标抢注者的主观恶意明显,那么异议成功率大大增加。在不同的国家,异议所需时间也不同。例如17个知名服饰商标遭遇海外抢注的泉州企业异议花费的时间为5个月,五粮液商标异议花费的时间约为14个月。

2.当抢注商标已经注册时,商标权利人若要申请撤销抢注商标,需准备充分的理由和证据,证明已经注册的商标是被他人恶意抢注。当抢注商标已经注册并且投入使用,其实对商标权利人而言是十分不利的。除了在海外申请商标撤销会耗费较长的时间外,还有可能出现的情形是,抢注人可能对权利人提起商标侵权诉讼。

除了提出异议、申请撤销抢注商标之外,商标权利人还可以考虑利用外交手段解决。


四、预防商标海外抢注

事实上,预防商标海外抢注最有效的途径是在可能会开展的海外市场所属国家率先进行商标的申请注册,从源头上断绝抢注商标的可能。那么,如何进行海外商标的申请呢?目前有两种方式:一是直接向海外国家申请注册商标,二是通过国家知识产权局向世界知识产权组织WIPO递交商标申请。采取第一种方式,需要申请人事先简单了解目标国家的商标申请要求,并通过目标国家本地的商标代理机构提交申请。采用第二种方式,则只需要向国家知识产权局缴纳一定的费用即可。


五、结语

企业开展海外业务,应当对商标海外抢注进行事前监测,如果确实存在商标海外抢注的情况,则可以在了解各种解决方式的前提下,选择对自己最有利的方式解决。


编辑:郑楠滢

校对:刘碧兰
来源:深圳市明新知识产权管理企业
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